Contrefaçon contre une marque ou un brevet avant exploitation

Contrefaçon par le seul enregistrement à l’INPI ?

Dans deux décisions rendues le même jour, le 13 octobre 2021 (n°19-20.504 et n°19-20.959), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à la question suivante : le dépôt d’une marque ou d’un brevet constituent-ils déjà une contrefaçon d’une autre marque ou d’un autre brevet avant même tout usage ? En effet, deux sociétés avaient attaqué en justice pour contrefaçon des déposants peu de temps après ce dépôt.

Pour rappel, la contrefaçon est en droit de la propriété industrielle la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.

Action en contrefaçon dès l’enregistrement

Premier cas : Marque contrefaisante déposée et tentative de commercialisation d’un produit contrefaisant un brevet

Le premier arrêt concerne la société Malongo et deux de ses concurrentes, la société Technopool et la société Ets Unic.

La société Malongo est titulaire depuis 2005 de la marque verbale française « XPOD » et depuis 1994 d’un brevet européen publié sous le titre « Machine automatique pour la préparation d’infusions de boissons chaudes », ayant expiré le 13 décembre 2014. La société Technopool est titulaire des marques semi-figuratives française, communautaire et internationale « Z POD », déposées en 2014, tandis que la société Ets Unic fabrique des machines à café nommées « Pony », dont le groupe d’infusion lui est fourni par la société Facotec, filiale de la société Technopool.

Estimant que la machine à café « Pony » contrefaisait certaines des caractéristiques revendiquées dans le brevet européen dont elle était titulaire, et ayant appris que la société Facotec s’apprêtait à commercialiser une machine à café sous les marques déposées récemment « Z POD », nom se rapprochant beaucoup de la la marque « XPOD » dont est titulaire la société Malongo, cette dernière a assigné le 9 décembre 2014 ses concurrentes en contrefaçon du brevet européen, concurrence déloyale, contrefaçon de la marque « XPOD » et annulation des marques « Z POD ».

Second cas : Tentative de dépôt de marques contrefaisant les marques transmises au repreneur du fonds de commerce

Le second arrêt concerne la société Wolfberger, coopérative viticole renommée établie en Alsace. En 2012, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Domaine Lucien Albrecht, la société Wolfberger a acquis le fonds de commerce de celle-ci, lequel comprenait notamment des parcelles de vignes, un nom commercial et une enseigne, ainsi que plusieurs marques françaises, communautaires et internationales parmi lesquelles les marques « Lucien Albrecht » et « Weid ».

Par la suite, les anciens dirigeants de la société Domaine Lucien Albrecht et leurs filles ont créé un certain nombre de nouvelles structures toujours en rapport avec le domaine viticole. En décembre 2012, mars 2013 et mai 2013, ceux-ci ont cherché à déposer en tant que marques plusieurs signes se rapprochant beaucoup des marques cédées à la société Wolfberger, tels « Le Weid de Jean Albrecht » ou « Famille Albrecht ». L’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a refusé de les enregistrer.

La société Wolfberger a alors intenté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale les anciens dirigeants et leurs filles, ainsi que les nouvelles sociétés.

Dans ces deux cas soumis aux juges, la question qui se posait aux juges de cassation était donc de savoir si le simple dépôt d’une marque ou d’un brevet – qu’il ou elle soit ou non enregistré(e) par l’INPI – en dehors de toute utilisation de la marque ou du brevet, pouvait suffire à caractériser un acte de contrefaçon.

Notion de contrefaçon de la propriété industrielle en droit européen

Les deux arrêts suivent logiquement un raisonnement identique.

Les hauts-magistrats commencent par rappeler leur jurisprudence antérieure en la matière et admettent que la Cour de cassation a précédemment interprété le code de la propriété intellectuelle en jugeant que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant constitue à lui
seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation. Autrement dit, peu importe l’usage ou le non-usage qui en était fait, le seul dépôt d’une marque contrefaisante était constitutif, pour la Cour de cassation, d’un acte de contrefaçon.

Une fois ce constat effectué, les hauts-magistrats indiquent qu’il convient désormais de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en propriété industrielle. En effet, dans les domaines d’intervention de l’Union européenne, dont fait partie la propriété intellectuelle, le droit communautaire s’impose aux Etats membres.

Or, ainsi que le mentionne l’arrêt, la CJUE impose quatre conditions cumulatives pour que le titulaire d’une marque enregistrée puisse prouver la contrefaçon et interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque. Il est ainsi nécessaire que l’usage en question :

• ait lieu dans la vie des affaires ;
• soit fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
• soit fait pour produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ;
• en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service.

Ces critères ont notamment été rappelés par la CJUE dans son arrêt du 3 mars 2016 « Daimler ».

Confrontant ces critères aux litiges qui lui sont soumis, la chambre commerciale relève, dans les deux arrêts du 13 octobre 2018, que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. ».

Le critère décisif retenu par la Cour de cassation, comme les juges de Luxembourg, est donc l’usage – ou plutôt en l’espèce l’absence d’usage – de la marque par la personne l’ayant frauduleusement déposée. En l’absence d’usage de celle-ci, il ne peut y avoir de contrefaçon, car l’élément matériel de la contrefaçon est manquant. C’est une approche assez logique au regard de la nature même de la contrefaçon, qui consiste à porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, en exploitant ledit droit sans y avoir été autorisé par le son légitime titulaire. A contrario, en l’absence d’exploitation de ce droit, on peine à comprendre pourquoi un acte de contrefaçon serait constitué.

Evidemment, on pourrait objecter que si une personne dépose une marque contrefaisante, elle a forcément la volonté de l’utiliser ensuite, au préjudice du titulaire de la marque contrefaite. Cependant, une telle interprétation reviendrait à supputer le comportement futur de l’auteur du dépôt, ce qui n’est pas la fonction d’un juge, qui s’en tient aux faits qui lui sont soumis.

Les deux arrêts méritent donc d’être approuvés puisqu’ils permettent à la Cour de cassation de revenir sur sa jurisprudence antérieure, qui, comme évoqué précédemment, considérait assez curieusement que le seul dépôt d’une marque contrefaisante était constitutif d’un acte de contrefaçon. La mise en conformité avec le droit de l’Union peut également être saluée.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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Photo: Mariusz Blach