Mauvaise foi et dépôt de marque frauduleux

Dans un arrêt du 3 février 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions précieuses sur la notion de la mauvaise foi du déposant d’une marque au sens de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété intellectuelle. Ce sujet est important en droit des marques.

Le dépôt frauduleux d’un signe quasi-générique en droit français des marques

Dans cette affaire, deux commerçants ont exploité, de 1985 à 1993, une activité de vente de souvenirs et autres articles destinés aux touristes dans l’enceinte de la société Compagnie des Bateaux-Mouches à Paris, avec l’autorisation de cette dernière. En 1993, un de ces commerçants avait déposé la marque semi-figurative « bateaux-mouches Paris Pont de l’Alma ». Cette marque n’a néanmoins été ni exploitée, ni renouvelée et a donc expiré en 2003. La même année, le commerçant a, à nouveau, déposé une marque identique ainsi que la marque verbale « bateaux mouches ».

La Compagnie des Bateaux-Mouches a demandé l’annulation de ces dépôts de marque sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle en invoquant sa dénomination sociale et son nom commercial antérieurs et a engagé une action en revendication de ces marques sur le fondement de l’article L. 712-6 du même Code.

L’action en annulation des dépôts frauduleux rejetée pour absence de risque de confusion

La demande en annulation des marques a été rejetée : la Cour de cassation a en effet estimé que l’expression « bateaux-mouches » pour désigner une activité de transport fluvial touristique a un caractère quasi-générique et que le public concerné ne réserve pas cette expression exclusivement à la Compagnie des Bateaux-Mouches, qui n’a pas acquis de notoriété particulière dans l’esprit du consommateur.

A défaut de notoriété du signe antérieur, il convient de rechercher s’il y a un risque de confusion entre la dénomination sociale et le nom commercial antérieur et les marques déposées. La Cour a, sans surprise, conclu à l’absence de risque de confusion, les activités exercées sous la dénomination sociale et le nom commercial antérieurs et celles désignées par les marques déposées n’étant ni identiques, ni similaires.

L’action en revendication des marques déposées accueillie sur la mauvaise foi du déposant

En revanche, la Cour de cassation fait droit à l’action en revendication des marques déposées sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cet article dispose que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en revendication d’une marque qui a été déposée en fraude de ses droits. Cette action en revendication se prescrit par 3 ans, à moins d’apporter la preuve de la mauvaise foi du déposant.

Comme le délai de prescription de trois ans était en l’espèce expiré, la Compagnie des Bateaux-Mouches a dû apporter la preuve de la mauvaise foi du déposant pour voir son action en revendication aboutir. La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 4 janvier 2012, conclu à l’absence de mauvaise foi du déposant et par conséquent rejeté la revendication de la Compagnie des Bateaux-Mouches.

La mauvaise foi du déposant s’apprécie au regard d’un ensemble d’éléments propres au cas d’espèce

La Cour de cassation a triplement censuré cette décision de la Cour d’appel :

• Tout d’abord, la Cour de cassation a estimé que l’intention du déposant était un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et qui peuvent être postérieurs au dépôt des marques en cause. Ainsi, la non-exploitation des marques par le déposant, une circonstance qui est forcément postérieure au dépôt de la marque, peut être prise en considération pour apprécier la mauvaise foi du déposant.
• La Cour de cassation a ensuite estimé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si en déposant l’expression «bateaux-mouches » pour une activité de vente d’articles de souvenirs, le déposant, qui n’avait jamais fait usage de ce signe pour cette activité, n’a pas entendu faire obstacle au développement de cette activité par la Compagnie des Bateaux-Mouches, alors qu’il a été antérieurement autorisé à exploiter cette activité au sein de la société.
• Enfin, la Cour de cassation a critiqué l’arrêt d’appel qui avait retenu que l’expression « bateaux-mouches » était quasi-générique pour désigner une activité de transport fluvial touristique et que par conséquent la Compagnie des Bateaux-Mouches ne pouvait pas prétendre détenir des droits sur cette expression. En effet, la Cour de cassation estime qu’en l’absence de contestation du caractère distinctif du signe « bateaux-mouches » pour la vente des articles de souvenirs, il n’est pas exclu que les marques litigieuses ont été déposées avec l’intention de faire obstacle au développement de cette activité par la Compagnie des Bateaux-Mouches.

Cette décision récente apporte des précieuses précisions sur l’appréciation de la mauvaise foi du déposant au sens de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans cette décision, la Cour de cassation souligne que l’ensemble des faits d’une affaire doivent être pris en considération dans l’appréciation de la mauvaise foi. Par ailleurs, la Cour précise de manière très claire que la mauvaise foi ne s’apprécie pas forcément au moment du dépôt, mais que l’ensemble des facteurs pertinents, même postérieurs à la date de dépôt doivent être analysés.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

Tous droits de propriété intellectuelle réservés