L’usage de la marque d’un tiers en tant que référence d’un produit constitue-t-elle une contrefaçon ?

La question de l’usage d’une marque à qualifier soit de contrefaçon, soit de concurrence déloyale

Dans un arrêt en date du 30 septembre 2016, la Cour d’appel de Paris s’est à nouveau prononcée sur la question de savoir si la simple référence aux produits d’un concurrent notoirement connu peut être constitutive d’un acte de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale, cette fois-ci dans le domaine de l’horlogerie de luxe.

L’usage de la marque d’un concurrent dans une référence commerciale

Dans cette affaire, la société suisse Breitling, titulaire de la marque verbale internationale « Blackbird » n° 778311 désignant la France, a eu connaissance du fait que la société Bell & Rose, dont l’activité se situe également dans le domaine de l’horlogerie qu’elle exploite sous sa propre marque « Bell & Rose », a commercialisé à compter de septembre 2013 des montres qu’elle a référencées dans son catalogue sous le signe « BR 126 Blackbird ».

La société Breitling a agi à l’encontre de la société Bell & Rose sur le fondement de la contrefaçon de sa marque « Blackbird » ainsi que de la concurrence déloyale, et cela d’abord devant le juge des référés et ensuite dans une procédure au fond. Le Président du TGI de Paris, statuant en référés, a, dans une ordonnance du 12 juin 2014, retenu l’existence d’actes de contrefaçon de la marque « Blackbird » et par conséquent prononcé des mesures d’interdiction et de paiement d’une provision. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2015.

Saisi de l’affaire au fond, le TGI de Paris n’a néanmoins pas retenu la même argumentation et a rejeté l’ensemble des demandes de la société Breitling. Déboutée de ses demandes, la société Breitling a interjeté appel.

Absence de risque de confusion, et donc de contrefaçon

Elle argumente que son concurrent fait référence à sa marque « Blackbird » en désignant dans son catalogue des montres identiques, certes commercialisées sous sa propre marque « Bell & Rose », mais comportant la référence « BR 126 Blackbird ». Breitling estime que cette référence à sa marque est constitutive d’un acte de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.

La Cour d’appel a rappelé dans des termes très clairs que ce référencement est par principe susceptible de porter atteinte au droit sur une marque enregistrée dans la mesure où « le référencement « BR 126 Blackbird », par la société Bell & Ross, dans l’exercice de son activité commerciale figure dans les instruments dont elle fait usage pour communiquer et assurer la commercialisation de la montre ainsi identifiée, fût-elle uniquement revêtue de la marque « Bell & Rose ».

Elle a néanmoins rejeté la contrefaçon dans le cas d’espèce pour absence de risque de confusion entre la marque antérieure « Blackbird » et le signe « BR 126 Blackbird » pour le consommateur concerné qui a une attention particulièrement aiguisée pour ce type de produits.

Le parasitisme est caractérisé même en l’absence de risque de confusion

En revanche, la Cour d’appel a fait droit à la demande de la société Breitling sur le terrain de la concurrence déloyale en rappelant que le fait de « se placer dans le sillage d’autrui pour profiter, sans bourse délier, des investissements, du savoir-faire et/ou de la notoriété d’autrui » est constitutif d’un acte de parasitisme. Cette action est ouverte au demandeur, car elle ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion.

Cette solution, retenue ici dans le domaine de l’horlogerie de luxe, a déjà été prononcée dans des situations similaires dans le domaine de la parfumerie (jurisprudence sur les tableaux de concordance) ou concernant les « fast fashion » qui se réfèrent aux maisons de haute couture.

Françoise Berton, avocat en droit allemand

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